Strumenti di tutela del marchio nei mercati esteri #adessonews

Quando una realtà imprenditoriale si trova ad operare su mercati esteri spesso ci si chiede quale possa essere la miglior strategia tesa ad offrire una efficace tutela al proprio marchio.

Una delle attività preliminari da mettere in conto, nell’ottica di un progetto di espansione in un mercato differente da quello nazionale, è senza dubbio quella di tutelare il proprio marchio tramite la registrazione dello stesso (sia essa a livello europeo piuttosto che internazionale).

Prima però di entrare nello specifico esaminando appunto le possibilità di tutela, con particolare riferimento alla sua protezione all’interno di mercati esteri, occorre partire da alcune informazioni di base. 

Il marchio di impresa ed i benefici della sua registrazione

Il marchio essenzialmente identifica un segno distintivo utilizzato in una determinata attività o settore e idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un determinato soggetto da quelli di altri presenti sul mercato.

Nel nostro ordinamento la maggior parte della disciplina riguardante i marchi è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (“CPI”), introdotto con il D. Lgs. 30/2005, e in alcune norme del codice civile e penale (per esempio nelle comuni ipotesi di contraffazione), oltre che chiaramente regolato anche da alcune Convenzioni internazionali di cui l’Italia fa parte.

Il marchio, a differenza di quanto si possa pensare, è un asset (intangibile) oltremodo fondamentale: è il segno di riconoscimento di un’azienda, dei suoi prodotti o servizi, è la sua brand reputation. Attraverso la registrazione viene conferito al titolare dello stesso un diritto esclusivo al suo utilizzo e consente di impedire l’uso dello stesso o di uno simile da parte di altre imprese.

I vantaggi della registrazione

I vantaggi che il titolare di un marchio può ottenere attraverso la sua registrazione sono molteplici: adeguate strategie pubblicitarie e di marketing possono infatti consentire a questo di aumentare le quote di mercato della propria impresa e conferire una tutela più efficace sia nei confronti di quello che rappresenta il valore commerciale ottenibile, sia in termini di utilizzo dello stesso da parte del proprietario.

Il titolare infatti, attraverso la registrazione non solo acquisisce, come dicevamo sopra, il diritto sull’utilizzo di un determinato segno per prodotti o servizi specifici (peraltro in maniera esclusiva), ma impedisce a soggetti terzi di utilizzare segni identici o simili nelle medesime classi merceologiche nelle quali è stato registrato e non solo.

La registrazione permette poi di proteggere il titolare dal rischio di confusione che altri segni simili concorrenti e presenti sul mercato potrebbero ingenerare nei consumatori e che potrebbe potenzialmente procurare un danno reputazione al titolare stesso e alla propria brand identity.

Attraverso la registrazione, quindi, lo stesso acquisisce un certo valore, talvolta anche commerciale e quindi economico. Si pensi, infatti, che il “peso” economico spesso attribuito ad un marchio oscilla su valori di riferimento che si attestano tra il 20% e l’80% del valore complessivo dell’azienda stessa. Detto valore può certamente essere sfruttato dal titolare, per esempio, attraverso la concessione di questo in licenza, attraverso il ricevimento di royalties, oppure attraverso la cessione o la vendita ad altri soggetti. 

È quindi chiaro come la mancata registrazione di un marchio lascia non solo il titolare dello stesso maggiormente esposto all’attività dei concorrenti e lo espone maggiormente al rischio di contraffazione del proprio prodotto/servizio ma, dall’altra parte, non pone nemmeno le basi per generare quel valore (economico) aggiunto che il titolare potrebbe in qualche modo sfruttare per la propria attività.

La registrazione del marchio è fondamentale poi qualora la propria attività non si riduca ai confini nazionali e si decida di sfruttarlo in mercati esteri, questo perché, essendo questo un elemento importante nell’attività di una impresa, la sua tutela deve essere esercitata in maniera adeguata: con la globalizzazione dei mercati e l’avvento di internet e dei social infatti le informazioni circolano molto rapidamente ed è sempre più facile appropriarsi dell’idea creativa altrui facendola propria.

A maggior ragione quindi le aziende che operano in mercati esteri devono prestare particolare attenzione alla protezione del marchio ed in casi simili diviene oltremodo fondamentale estendere la registrazione dello stesso nei diversi paesi stranieri in cui si opera, per conservarne e tutelarne la proprietà. In questi casi quindi la prima operazione più opportuna da fare è quella di andare a registrare a livello europeo o internazionale.

Registrazione del marchio europeo

La disciplina afferente alla registrazione del marchio europeo, che trova il proprio fondamento nel Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (UE) n. 2017/1001, è sostanzialmente identica a quanto previsto dalla normativa italiana ma, a differenza di quest’ultima, comporta dei rischi maggiori: primo fra tutti, quello relativo alle ricerche di anteriorità, certamente più complesse rispetto a quelle attinenti il solo territorio italiano.

Il soggetto che quindi intendesse avere un titolo valido per tutto il territorio dell’Unione Europea può depositare una domanda di registrazione di marchio che si estenda a tutti gli Stati membri. In questo modo è possibile ottenere un diritto esclusivo che si estende a tutti l’UE e che comporta anche una estensione automatica ai nuovi Stati che dovessero fare il loro ingresso nell’Unione Europea.

Anche i titolari di una registrazione italiana, entro sei mesi dalla data di deposito della domanda nazionale, possono chiedere l’estensione territoriale all’Unione Europea.

Registrazione del marchio internazionale

Oltre alla consueta possibilità di registrazione nazionale, vi è anche la possibilità di procedere con l’estensione della registrazione anche a mercati esteri. Quello che viene comunemente chiamato “marchio internazionale” in realtà non è altro che un marchio nazionale di un determinato Stato che aderisce al Sistema di Madrid o un dell’Unione Europea la cui registrazione viene estesa ad altri Stati tra quelli che aderiscono al Sistema di Madrid.

Attualmente, infatti, il marchio internazionale è regolamentato da due normative: l’Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, piuttosto diverse tra loro. La principale differenza tra le due sta nel fatto che mentre l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di uno registrato nel paese di origine, il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda. Un’altra differenza tra le due normative sta poi nel fatto che mentre l’Accordo di Madrid prevede che la procedura debba essere seguita in lingua francese il Protocollo di Madrid, o Accordo e Protocollo insieme, prevedono che la procedura possa essere trattata sia in francese che in inglese.

Ad oggi ci sono stati che aderiscono solo all’accordo e altri stati che aderiscono solo al protocollo, mentre altri ancora, come per esempio l’Italia, aderiscono sia all’uno che all’altro.

Attualmente (dati aggiornati alla data del 28 Settembre 2021) fanno parte del Sistema di Madrid e aderiscono all’Accordo e/o al Protocollo oltre 100 paesi, tra questi: Afghanistan, Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bielorussia, Belgio, Bhutan, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cipro, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Korea del Sud, Danimarca, Egitto.  Estonia, Unione Europea, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Ungheria, Islanda, India, Indonesia Iran, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lettonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Namibia Olanda, Nuova Zelanda, Macedonia, Norvegia, Oman, Pakistan, Filippine, Polonia Portogallo, Korea del Nord,  Moldavia, Romania, Federazione Russa, Samoa, San Marino,  Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Svezia, Repubblica Araba Siriana, Tajikistan, Thailandia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Emirati Arabi Uniti,  Regno Unito, Stati Uniti d’America, Uzbekistan, Vietnam Zambia, Zimbabwe.

In ogni caso la richiesta di estensione varia a seconda che si chieda l’estensione di un marchio nazionale o di uno dell’Unione Europea. Nel caso in cui il richiedente non fosse interessato o non possa procedere con una registrazione dell’Unione Europea o con una estensione internazionale a uno degli Stati facenti parte del Sistema di Madrid (ad esempio perché il territorio sul quale si vuole ottenere protezione non sarebbe comunque coperto da queste registrazioni) è possibile richiedere direttamente una registrazione nazionale presso l’Ufficio marchi dello Stato interessato.

In questo caso tuttavia non è detto che la normativa applicabile consenta a soggetti residenti al di fuori dello Stato di depositare domanda, rendendo in questo caso necessario conferire il potere di rappresentanza a un soggetto sul territorio. 

La protezione internazionale: l’iter necessario

Questo sistema è spesso utilizzato da imprese che desiderano estendere la protezione del proprio marchio su scala internazionale senza dover presentare richieste di registrazione separate in ciascuno dei paesi interessati. Per poter registrare un marchio con questa modalità è necessario partire però dalla registrazione di base in uno dei paesi membri del Protocollo di Madrid o dell’Accordo di Madrid.

Sarà, infatti, proprio questo marchio a servire da “base” per procedere poi con la registrazione internazionale. La domanda per la presentazione della domanda internazionale può essere avanzata dal titolare di base che può presentare a questo punto una domanda di registrazione internazionale presso l’Ufficio Internazionale della World Intellectual Property Organization (WIPO). Questa domanda deve specificare i paesi in cui si desidera estendere la protezione del marchio.

Una volta ricevuta la domanda da parte del titolare del marchio di base l’Ufficio Internazionale della WIPO esaminerà la domanda internazionale, assicurandosi che soddisfi i requisiti necessari. Se la domanda viene accettata avverrà la registrazione internazionalmente e notificato agli uffici di proprietà intellettuale nei paesi designati.

A seguito della registrazione internazionale, ciascun ufficio competente nei paesi designati esaminerà la domanda come se fosse stata presentata direttamente presso di loro (in Italia, per esempio, questo tipo di verifica verrà svolta dall’UIBM). A questo punto ogni paese potrà decidere se concedere o respingere la protezione del marchio: se questo viene accettato in uno dei paesi designati, il titolare ottiene la protezione in quel paese, potendo anche effettuare rinnovi periodici per mantenere la protezione in vigore.

Il sistema di internazionale semplifica il processo di protezione dei marchi su scala internazionale, riducendo la necessità di presentare richieste separate in ciascun paese. Tuttavia, è importante notare che la registrazione internazionale è vincolata al marchio di base. Il che significa che eventuali modifiche o cancellazioni del marchio di base possono influire sulla registrazione internazionale. Pertanto, è importante gestire attentamente la registrazione di base e il processo di registrazione internazionale.

I rischi collegati alla mancanza di tutela all’estero

A livello internazionale, i rischi che si possono correre possono essere molti, qualora non si abbia preventivamente tutelato il proprio marchio. Infatti, affacciarsi su un mercato estero sprovvisti della necessaria tutela legale significa poter incorrere nel rischio di contraffazione, con tutti i relativi danni commerciali e alla propria immagine imprenditoriale.

Una volta che, infatti, viene effettuata la registrazione da parte un soggetto diverso dal proprietario effettivo del marchio, le probabilità di poterne rientrare in possesso sono piuttosto modeste, sia per le complicazioni di alcune normative locali, sia per gli ingenti costi legali da dover sostenere e anche cercare di trovare un accordo spesso diventa un’utopia.

La tutela dopo la registrazione: gli strumenti utili

È bene tener presente che anche se si decide di tutelare il proprio marchio attraverso la registrazione, sia essa nazionale piuttosto che a livello europeo o “internazionale”, questo rappresenta di fatto solo il primo step.

Se, infatti, si vuole garantire una efficace tutela sono varie le azioni successive necessarie da mettere a punto. Il primo strumento che dovrebbe essere messo in campo a tutela del proprio marchio registrato è infatti l’attività di sorveglianza ex post: ovvero la continua e scrupolosa attività di controllo (attraverso i social, internet ecc) passando poi al monitoraggio costante e puntuale dei propri partner commerciali e/o distributori.

La tutela del proprio marchio passa infatti indubbiamente anche dai preliminari accordi contrattuali stilati e siglati con i propri partner commerciali e/o distributori esteri, nonché sul continuo ed ininterrotto monitoraggio della loro relativa attività commerciale.

Un altro strumento consigliabile, utile ad evitare sgradite sorprese è quello relativo all’acquisizione della titolarità dei principali nomi a dominio ricollegabili o riconducibili alla propria attività. Al tempo stesso sarebbe necessario monitorare su appositi siti web lo status dei domini che non vengono acquistati dal titolare, per verificare cosa succede sul proprio segmento di mercato d’interesse.

Vi sono poi dei servizi di sorveglianza poco conosciuti e più spesso sottovalutati, mirati a rintracciare un marchio o un logo d’interesse sul Web. Tali servizi monitorano centinaia di pagine internet, evidenziando esclusivamente i risultati più pertinenti sulla base di criteri o filtri personalizzati e selezionati caso per caso. La finalità è quella di bloccare in tempo utile o impedire l’uso illegittimo del proprio marchio e/o monitorare siti di annunci ed identificare le eventuali vendite fraudolente poste in essere a danno.

Altro strumento spesso sottovalutato è il monitoraggio doganale dei propri marchi per prevenire e bloccare in tempo utile l’immissione nel Paese di proprio interesse di prodotti contraffatti. In questi casi l’Autorità competente è chiamata a segnalare i prodotti sospetti con foto, riportando i dati relativi alle merci sospette, contraddistinte da marchi identici o comunque simili al proprio, provvedendo poi eventualmente alla confisca o al sequestro degli stessi, qualora venga effettivamente accertato che si tratta di merci contraffatte.

Opposizione a un marchio internazionale: i diritti preesistenti in genere

Come per i marchi nazionali o europei è chiaramente possibile riceve un’opposizione a un marchio internazionale. Spesso detta opposizione basa le proprie argomentazioni su marchi o diritti preesistenti, citati dall’opponente appunto, per far valere le proprie ragioni.

Il “diritto preesistente” su un marchio fa riferimento ai diritti di un titolare o a chiunque utilizzi un segno distintivo prima della registrazione o dell’uso successivo da parte di un’altra parte.

Detto diritto potrebbero derivare tanto da un utilizzo in buona fede di un marchio, in questo caso sarà necessario dimostrare di aver utilizzato il marchio in buona fede prima che un’altra parte richiedesse la registrazione o iniziasse a utilizzare un marchio simile o identico, quanto da un diritto derivato appunto dalla registrazione stessa di un marchio, ovvero da un uso effettivo dello stesso (senza la necessità di registrazione).

Se si riesce a dimostrare un diritto preesistente su un marchio, è possibile opporsi alla registrazione di uno simile o identico da parte di un’altra parte con una opposizione presentata davanti all’ufficio di registrazione dei marchi competente nel paese di interesse. In detto contesto quindi i diritti preesistenti possono anche essere usati per contrastare l’uso di un marchio simile o identico da parte di un’altra parte, anche se lo stesso non è stato registrato. Ovviamente la protezione dei diritti preesistenti può variare in base alla legislazione nazionale del paese di riferimento.

L’opposizione internazionale con designazione Italia: il diritto preesistente sui marchi in Italia

L’opposizione a un marchio internazionale con designazione Italia basata su un preuso di fatto è sostanzialmente possibile. Il preuso di un marchio di fatto potrebbe infatti costituire una base legittima per l’opposizione se il marchio di fatto è stato concretamente utilizzato in Italia prima della data di deposito del marchio internazionale. Tuttavia, è importante notare che le normative italiane in materia di marchi prevedono disposizioni specifiche in merito al preuso.

Per presentare un’opposizione efficace infatti, basata sul preuso di un marchio di fatto, l’opponente dovrebbe poter dimostrare:

• La data effettiva di inizio del preuso;
• L’uso continuo e significativo in Italia prima della data di deposito del marchio internazionale;
• Il riconoscimento del marchio da parte del pubblico consumatore in Italia.

Analisi dei requisiti specifici richiesti dalla normativa italiana

Se il primo dei requisiti sopra indicati non lascia spazio ad interpretazioni solita cosa non possiamo dire sull’ ”uso…significativo” e sul “riconoscimento” del marchio richiesti dalla normativa italiana in materia.

Nel contesto del preuso di un marchio di fatto, l’aggettivo “significativo” implica che il marchio di fatto preesistente deve essere stato utilizzato in una misura che ne dimostri l’effettiva presenza e rilevanza nel mercato italiano.

L’opponente sarà quindi chiamato a dimostrare che il marchio è stato utilizzato in un contesto commerciale, cioè in relazione a beni o servizi che sono stati offerti o venduti in Italia, in modo continuativo e prolungato nel tempo, dimostrando quindi che lo stesso è stato costantemente utilizzato prima della data di deposito internazionale.

L’uso occasionale o sporadico potrebbe non essere considerato “significativo.” L’opponente deve inoltre dimostrare il riconoscimento da parte del pubblico, ovvero dovrà essere dimostrato che il marchio è stato riconosciuto dal pubblico consumatore in Italia e che è stato utilizzato in modo tale da avere un impatto significativo nel settore o mercato in cui opera (questo implica che il marchio avesse un’importanza economica o concorrenziale notevole).

In sintesi, l’uso “significativo” del marchio di fatto preesistente implica che lo stesso doveva essere effettivamente presente e riconosciuto in Italia prima della data di deposito internazionale.

Con il termine “riconoscimento” (del marchio da parte del pubblico consumatore in Italia) ci si riferisce alla consapevolezza e all’associazione del con beni o servizi specifici da parte del pubblico consumatore in Italia. In altre parole, l’opponente deve dimostrare che il marchio è largamente noto e identificato dal pubblico come proveniente da una fonte particolare, cioè l’azienda o l’entità che possiede il marchio.

Il “riconoscimento” può essere dimostrato attraverso diverse modalità, tra cui testimonianze ( come le dichiarazioni di persone o aziende che possono confermare di essere consapevoli del marchio e di averlo associato a determinati beni o servizi); ricerche di mercato (che dimostrano il grado di consapevolezza del marchio tra il pubblico consumatore); l’utilizzo diffuso (l’opponente può dimostrare il riconoscimento del marchio mostrando che lo stesso è stato ampiamente utilizzato e promosso nei media, attraverso pubblicità o in altri canali di comunicazione); attraverso una “storia di mercato” (se il marchio è stato utilizzato per un lungo periodo e ha una presenza costante nel mercato italiano).

In ogni caso il grado di riconoscimento richiesto può variare in base alle specifiche del caso.

In generale, un marchio largamente noto e riconosciuto da un pubblico consumatore ampio avrà una base più solida per sostenere un’opposizione basata sul preuso rispetto a un marchio meno noto.

Conclusioni e consulenza legale online

Sicuramente la registrazione del marchio fornisce una certa tutela (quantomeno iniziale) al proprio marchio ma questa da sola rappresenta però il solo e primo step di un iter molto più articolato e complesso. La registrazione non supportata da utili strumenti idonei alla salvaguardia ex post del marchio stesso, potrebbe infatti portare alla vanificazione di un investimento economico, talvolta anche consistente.

Solo l’affiancamento alla stessa di strumenti di sorveglianza studiati ad hoc e accurati può fornire la chiave più efficace a garantire una effettiva tutela al marchio registrato.

Se hai letto questo articolo e ti sei reso conto che potresti aver bisogno di aiuto nell’analizzare la tua situazione in relazione all’applicazione di questa normativa, contattami! Ricorda che solo attraverso l’ausilio di un legale esperto del settore potrai evitare di commettere errori. Non aspettare, contattami subito.